Защита прав на товарные знаки

По закону правообладатель товарного знака наделяется исключительным правом. Это значит, что другие лица не могут использовать обозначение без согласия правообладателя. Одним из самых распространенных способов нарушения исключительных прав на товарный знак является его размещение на продукции (производство контрафакта). Для правообладателя предусмотрена обширная система мер, которые позволяют защитить бренд: ответственность за такие правонарушения закреплена в статье 1515 Гражданского кодекса, в КоАП и УК РФ.

Регистрация товарного знака как способ юридической защиты

Товарный знак позволяет идентифицировать товар или услугу на рынке аналогичной продукции. Он ассоциируется с качеством, придает известность, повышает спрос, а значит, позволяет его владельцу увеличить цену и прибыль. В то же время он является средством конкурентной борьбы и защищает правообладателя от недобросовестной конкуренции.

Однако исключительное право на товарный знак возникает только после его регистрации в государственных органах. Можно использовать в бизнесе и незарегистрированное коммерческое обозначение, но это несет в себе целый ряд юридических рисков:

• Ваше коммерческое обозначение может зарегистрировать как товарный знак другое лицо.
• Вы можете нарушать права владельцев товарных знаков, которые похожи на ваше коммерческое обозначение. В этом случае они вправе предъявить судебный иск и взыскать компенсацию (штраф).
• При возникновении спора вы можете потерять права на свое коммерческое обозначение, так как нужно предоставить в суд доказательства о его фактическом использовании (договоры поставки, рекламы и другие).
• Исключительные права на коммерческое обозначение аннулируются, если вы не использовали его на протяжении 1 года.

Товарным знакам предоставляется более сильная юридическая защита, а также возможности по пресечению нарушений. Именно поэтому стоит обратиться в специальный государственный орган – ФГБУ «ФИПС» («Роспатент») за регистрацией прав на товарный знак для продукции, или знак обслуживания для услуг.

Исключительные права на бренд удостоверяются государственным свидетельством. Чтобы его получить, нужно оформить и подать в патентное ведомство заявку, уплатить государственные пошлины (минимум 21 700 рублей) за проведение экспертизы. Срок действия свидетельства составляет 10 лет, по истечении которого его можно продлить еще на 10 лет.

Узнать подробнее о регистрации товарного знака в «Роспатенте».

Получение прав по договору

Очень часто популярный товарный знак используется в качестве коммерческого обозначения без согласия его правообладателя. Это является незаконным действием.

Передача прав на использование товарного знака производится в форме одного из трех договоров:

• договор отчуждения или купли-продажи;
• договор лицензии, когда права предоставляются временно на определенных условиях;
• договор франшизы (франчайзинга, коммерческой концессии).

Все 3 вида договоров должны быть составлены в письменной форме и зарегистрированы в реестре «Роспатента», иначе сделка считается юридически несостоявшейся.

Передача прав может производиться как для всех видов товаров (услуг), указанных в свидетельстве, так и по части из них.

Виды нарушений прав на товарные знаки и способы защиты

Права на зарегистрированный товарный знак могут быть нарушены несколькими способами:

• хранение, реализация (в том числе на маркетплейсах), реклама, экспорт и импорт товаров с маркировкой этим знаком без согласия правообладателя, оформленного вышеуказанными договорами;
• применение обозначения при оказании услуг;
• использование чужого товарного знака в доменном имени или в рекламе на сайте.

Для защиты нарушенных прав на товарный знак его владелец может на свое усмотрение выбрать один из нескольких методов:

• Гражданско-правовой – обращение с иском в суд с требованием прекращения использования бренда и возмещения убытков.
• Административно-правовой – обращение в Палату по патентным спорам, Федеральную антимонопольную службу или Таможенные органы РФ.
• Уголовно-правовой, если правонарушение причинило крупный ущерб (более 250 тыс. руб.). Такой метод обычно используется при конфликтах между крупными компаниями. Нарушителя можно привлечь к уголовной ответственности – взыскать с него штраф и лишить свободы на срок до 6 лет.

В некоторых случаях можно совмещать сразу несколько методов защиты.

Незаконное использование в сети Интернет

Цифровизация – одна из устойчивых тенденций мировой экономики. Поэтому важным условием предупреждения нарушения законных прав на товарный знак является постоянный мониторинг рынка в сети Интернет.

Наиболее часто нарушения прав в цифровой среде заключаются в следующем:

• продажа контрафактного товара на маркетплейсах и сайтах;
• использование чужого товарного знака в контекстной и прямой рекламе на сайте;
• регистрация доменного имени, полностью совпадающего или похожего на зарегистрированный чужой товарный знак – для привлечения трафика, шантажа с целью продажи домена владельцу одноименного бизнеса.

Своевременное выявление таких фактов позволяет пресечь нарушение и защитить товарный знак.

Заказать мониторинг можно в патентном бюро Ezybrand – мы проводим проверку как в форме разовой услуги, так и на постоянной основе, с той периодичностью, которая необходима клиенту.

Доменные споры

При возникновении коллизии прав между товарным знаком и доменным именем суд будет учитывать следующие факторы:

• Наличие государственной регистрации у бренда и дата подачи заявки (приоритет).
• Сходство до степени смешения между доменом и товарным знаком.
• Однородность товаров/услуг, предлагаемых к продаже на сайте, и тех, которые указаны в свидетельстве на товарный знак.
• Отсутствие письменного согласия (договора) от правообладателя товарного знака.

Одно лишь присутствие товарного знака в доменном имени еще не означает его незаконное использование. Например, если товарный знак «Victoria» зарегистрирован в 25 классе МКТУ (одежда), а на одноименном сайте предлагается бижутерия (14 класс), то нарушения нет.

Оценить эти факторы можно с помощью патентных поверенных Ezybrand, которые сделают экспертный анализ сходства до степени смешения между доменным именем и товарным знаком, а также разработают стратегию для пресечения незаконных действий. Подробнее о доменных спорах можно узнать здесь.

Досудебная претензия

Досудебный претензионный порядок является обязательным при разрешении споров по товарным знакам – без его проведения арбитражный суд не будет рассматривать иск от правообладателя.

В чем это заключается?

Порядок действий таков:

1. Оформление претензионного письма с требованием прекратить нарушение и возместить убытки, его направление в адрес нарушителя. Это письмо должно составляться как проект судебного иска: в нем указывают сведения о правообладателе, прикладывают копию свидетельства на товарный знак, указывают статьи ГК РФ и другие нормативные акты, дают согласие на обработку персональных данных. В письме можно предложить заключить лицензионный договор, чтобы использование товарного знака стало законным.
2. Ожидание истечения срока рассмотрения претензионного письма другой стороной спора. По закону он составляет 30 дней с момента его получения. Уклонение от вручения не является оправдательной причиной в суде. Претензию отправляют заказным письмом с описью вложения и уведомлением о вручении.
3. Если по истечении этого срока ответа не последовало, то правообладатель может обратиться в арбитражный суд.

Патентные поверенные Ezybrand помогут профессионально составить такую претензию, определить нарушителя в сети Интернет и направить письмо на его адрес. Подробнее о судебном и досудебном разрешении споров по товарным знакам в статье нашего блога «Как получить компенсацию за незаконное использование товарного знака».

Аннулирование неправомерной регистрации

Чем более популярным становится бренд на рынке, тем выше риск недобросовестной конкуренции. Она может заключаться не только в производстве контрафакта, но и в злоупотреблении правом государственной регистрации.

Другое лицо может подать заявку на похожий товарный знак в «Роспатенте». Во время проведения экспертизы специалисты патентного ведомства отсекают те заявки, которые сходны до степени смешения, но иногда происходят ошибочные регистрации. Оспорить незаконную регистрацию можно в административном порядке в Палате по патентным спорам, которая пересматривает решения «Роспатента». Подробнее об этом можно узнать здесь.

Для более полноценной защиты со временем может потребоваться расширение правовой охраны товарного знака на другие виды товаров и услуг. Для этого по регламентам «Роспатента» нужно подать новую заявку на регистрацию. Такие широко известные бренды, как «Сбер», «Газпром» зарегистрированы во всех классах МКТУ (международной классификации товаров и услуг), что исключает их копирование в отношении других видов товаров/услуг и паразитирование на репутации компании.

Судебный иск

Ответственность за незаконное использование товарного знака обеспечивается статьями 1515 Гражданского кодекса РФ, 14.10 КоАП РФ, 180 Уголовного кодекса.

В соответствии с гражданским кодексом, правообладатель может обратиться в суд с несколькими требованиями:

• запрет на незаконное использование товарного знака и пресечение действий, создающих такую угрозу;
• возмещение убытков или выплата денежной компенсации;
• изъятие из оборота контрафакта и его уничтожение;
• при неоднократном нарушении – ликвидация юридического лица.

Иск подается в арбитражный суд. Денежная компенсация – это наиболее распространенный вариант юридической защиты товарного знака. Преимуществом такого способа является то, что правообладателю бренда не нужно доказывать реально понесенные убытки. Для взыскания компенсации достаточно только установить факт правонарушения. Для этого проводится контрольная закупка контрафакта с видеофиксацией, а если нарушение обнаружено в сети Интернет – нотариальный осмотр сайта.

Размер компенсации

Правообладатель вправе требовать по своему выбору выплаты нескольких видов компенсации:

• в двукратном размере стоимости товара, на котором незаконно размещена маркировка товарным знаком;
• в фиксированном размере от 10 тысяч до 5 млн. рублей, при этом окончательный размер компенсации может быть уменьшен по решению суда, если имеются смягчающие обстоятельства (но не менее 10 тысяч);
• в двукратной стоимости лицензионного договора, который мог быть заключен при тех же условиях.

Обращение в арбитражный суд – самый распространенный способ разрешения конфликтов по товарным знакам. Так, только за I полугодие 2021 г. арбитражными судами было рассмотрено более 5,5 тысяч подобных дел.

Пресечение импорта и экспорта контрафакта

Ввоз и вывоз с территории России товара, на котором неправомерно размещена маркировка без согласия правообладателя, также является нарушением исключительных прав. Для того, чтобы предотвратить это, законодательством предусмотрена еще одна возможность: внесение товарного знака в таможенный реестр объектов интеллектуальной собственности.

Во время досмотра таможенные органы вправе приостановить выпуск товара, включенного в этот реестр, для проведения экспертизы. У декларанта или его представителя запрашивается информация, подтверждающая правомерность импорта/экспорта.

Внесение в таможенный реестр производится бесплатно по заявлению правообладателя в ФТС или на портале «Госуслуги». К заявлению должен быть приложен документ, подтверждающий исключительные права на товарный знак (копия государственного свидетельства).

Основа для всех видов гражданско-правовой защиты – это государственная регистрация бренда. После получения свидетельства на товарный знак необходимо отслеживать и пресекать все возможные нарушения исключительных прав, так как в противном случае может произойти «размывание» товарного знака – он потеряет свою различительную способность. Патентные поверенные Ezybrand оказывают услуги по мониторингу нарушений, проводят сравнение двух товарных знаков для определения их недопустимого сходства, оформляют претензионные письма в адрес нарушителя. Мы поможем вам зафиксировать факт нарушения прав и определить тактику дальнейших действий для юридической защиты бренда.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!