Другая компания зарегистрировала ваш бренд в России: как аннулировать регистрацию?

Большинство компаний рано или поздно приходят к вопросу выхода на зарубежные рынки. Обычно это сначала происходит через посредников, когда деловой партнер покупает товар и перепродает его в другую страну. А потом иностранный производитель может заняться экспортом самостоятельно или открыть представительство в России. И нередко оказывается так, что зарубежный бренд уже зарегистрирован в Роспатенте на имя другой российской компании, которая фактически захватила права на продажу этой же продукции. Что можно сделать в таких случаях, и как вернуть свой товарный знак оригинальному производителю, рассказываем подробнее в нашей статье.

В каких случаях происходит захват бренда

В юридической практике участились случаи недобросовестной регистрации чужих товарных знаков, которые сам производитель еще не успел закрепить за собой.

В бизнесе нужно учитывать ключевой момент: если вы выпускаете продукцию (оказываете услуги) под собственным брендом, то пока он не прошел государственную регистрацию, его может использовать кто угодно. Это же касается и поставок за рубеж, торговли на территории других стран.

При этом встречается 2 основных вида недобросовестных регистраций:

• Подается заявка на товарный знак, но заявитель заранее понимает, что не будет его использовать ни в производстве, ни в торговле. Такая регистрация основана на несовершенстве российского законодательства: при рассмотрении заявки Роспатент не требует доказательств фактического использования бренда.

Это классический случай «патентного троллинга», представляющий собой попытку получить финансовую выгоду в пользу лица, которое в действительности не имеет никакого отношения к данной категории товаров, а только юридически зарегистрировало право. «Владелец» бренда при этом может вынуждать иностранного (или российского) производителя заключить сделку на товарный знак: договор отчуждения (купли-продажи) или лицензионный договор. Либо просто заниматься шантажом: подавать иски в суд и получать денежные компенсации за «нарушение прав», фактически зарабатывая «деньги из воздуха».

• Подается заявка на регистрацию обозначения, введённое в гражданский оборот другим лицом, которое по какой-то причине не зарегистрировало его на территории данной страны. Тогда поставки иностранного производителя автоматически блокируются: это уже будет считаться незаконным, так как он нарушает права на чужой товарный знак.

Паразитирование на репутации популярного бренда

Существуют и другие случаи недобросовестной конкуренции:

• Чужой товарный знак регистрирует на себя другая компания, но этот знак совпадает не полностью, а только похож на оригинальный бренд, который приобрел достаточно широкую известность. В этом случае возникает опасность смешения двух обозначений: покупатели будут путать два похожих знака. Если иностранная компания еще не зарегистрировала свой товарный знак в России, то Роспатент может отказать в выдаче свидетельства по причине сходства до степени смешения.
• Еще один вариант – это когда недобросовестный конкурент регистрирует на себя бренд иностранной компании, но не в той же категории товаров, а для других видов продукции. Формально нарушения здесь нет, так как по закону не запрещается существование одинаковых брендов для разных товаров и услуг, если нет опасности смешения. Просто конкурент пытается приобщиться к популярности компании, которая выпускает продукцию под аналогичным товарным знаком. Но это может сильно навредить деловой репутации оригинального производителя.

Во втором случае оспорить регистрацию товарного знака в России будет сложно, если компания малоизвестная. Это можно сделать сравнительно легко, если иностранный бренд приобрел широкую популярность.

Например, в 2010-2012 гг. шла долгая тяжба между швейцарской компанией, обладательницей бренда «Vasheron Constantin», производителем престижной марки часов, и Роспатентом, который зарегистрировал такой же знак на имя другой компании для 25 класса международного классификатора МКТУ (одежда, обувь, головные уборы). Все инстанции, начиная от Роспатента и кончая Девятым арбитражным апелляционным судом, отказали производителю часов в аннулировании аналогичного бренда (дело №А40-73286/2010). Но Президиум Высшего Арбитражного суда принял Постановление, которым аннулировал знак «VACHERON CONSTANTIN», предназначенный для маркировки одежды.

Сейчас Роспатент более строго следит за тем, чтобы российские предприниматели не регистрировали на себя известные иностранные бренды, проверяя совпадение по общедоступным источникам в сети Интернет. Но иногда такие регистрации все же происходят.

Как защитить свой бренд

Во всем мире существует такая процедура, как подача возражения против регистрации чужого товарного знака. Существует она и в России. Направить возражение можно двумя способами:

• На этапе рассмотрения заявки, которую подала другая компания; возражение посылают в Роспатент.
• После регистрации бренда возражение подают в Палату по патентным спорам (ППС) – подразделение Роспатента, которое пересматривает его решения и может отменить их. Если и ППС отказывает в удовлетворении возражения, то можно направить иск на пересмотр его решения в вышестоящее ведомство – Суд по интеллектуальным правам, затем в Президиум СИП. А конечной инстанцией является Верховный Суд РФ.

Оспаривать можно как сам факт регистрации, так и отдельные элементы товарного знака (например, слово или логотип), либо регистрацию для определенного вида товаров.

После того, как будет аннулирована незаконная регистрация, можно будет подать свою заявку в Роспатент и зарегистрировать товарный знак на имя иностранного производителя.

Всегда ли можно оспорить регистрацию

Успешность аннулирования товарного знака зависит от конкретных обстоятельств.

В порядке ее убывания можно выделить несколько типичных ситуаций:

1. Иностранная компания уже давно присутствует на российском рынке, и у нее есть похожие товарные знаки, зарегистрированные в Роспатенте (либо ее товарный знак признан общеизвестным). В этом случае веским аргументом будет наличие предыдущих регистраций.
2. У компании нет товарных знаков, зарегистрированных в России, но ввоз товара был легальным и есть свой зарегистрированный бренд на территории страны происхождения товара. В качестве доказательств будут договоры с посредниками и дистрибьюторами, национальное свидетельство на товарный знак, таможенные декларации, накладные, инвойсы и другие документы, оформленные до того, как была подана заявка. Последнее условие очень важно, иначе невозможно будет доказать, что данный бренд ассоциировался у потребителей именно с иностранным производителем.
3. Условия такие же, как в предыдущем случае, а регистрацию знака на себя сделало аффилированное лицо или недобросовестный российский партнер.
4. У компании нет зарегистрированного знака в России, а ввоз товара на территорию РФ производился по серым схемам (карго), когда товар декларируется по другим кодам ТН ВЭД. Это самый сложный случай, когда оспорить регистрацию тяжелее всего, а чаще всего и вовсе невозможно.

В любом случае возражение с требованием аннулировать товарный знак не должно носить декларативный характер: вся информация и доводы должны быть подтверждены документально. В качестве доказательств нужно предоставить обширный пакет документов, а нехватка хотя бы одного из них может привести к отказу в удовлетворении возражения.

Так как Россия является участницей Парижской конвенции по охране промышленной собственности, то в качестве довода в свою пользу можно также апеллировать к пункту 1 статьи 6-septies этого международного соглашения:

Если агент или представитель того, кто является владельцем знака в одной из стран Союза, подает без разрешения владельца заявку на регистрацию этого знака от своего собственного имени в одной или в нескольких таких странах, владелец имеет право воспрепятствовать регистрации или потребовать ее аннулирования либо, если закон страны это разрешает, переоформления регистрации в свою пользу, если только агент или представитель не представит доказательств, оправдывающих его действие.

Роль документальных доказательств: пример неудачного возражения

Иногда споры между зарубежным производителем и российским владельцем товарного знака имеют очень сложный характер. Роспатент в первую очередь будет учитывать документы, доказывающие законное введение брендированного товара в гражданский оборот до подачи заявки, а также его известность на территории России. Это и относится к факторам, которые могут ввести потребителей в заблуждение. Введение в заблуждение – это основание для отказа в регистрации товарного знака или для его аннулирования по подпункту 3 пункта 6 статьи 1483 Гражданского кодекса РФ.

А установление факта злоупотребления правом на регистрацию товарного знака или недобросовестной конкуренции не входит в компетенцию Роспатента.

Примером может служить разбирательство в Палате по патентным спорам между китайской компанией Shijiazhuang Dragonhawk Industry Co. и российским ООО «Бресе». Китайский производитель выпускает оборудование и материалы для татуировок, перманентного макияжа под брендом «MAST TATTOO». А российское ООО несколько лет занималось поставками и продвижением товаров этой компании на российском рынке, а также зарегистрировало на свое имя аналогичный бренд «MAST» в Роспатенте.

Российская компания подала заявку в Роспатент всего на 4 месяца раньше, но заблокировала регистрацию бренда оригинального производителя в России.

Shijiazhuang Dragonhawk Industry подало возражение в ППС, аргументируя свою позицию следующим образом:

• компания является известным производителем с 2019 года, что подтверждается соглашением о сотрудничестве по производству игл на территории РФ;
• товарный знак китайской компании зарегистрирован в Великобритании, Европейском союзе, США (свидетельства приложены);
• товары компании пользуются спросом среди российских покупателей, что подтверждается обзором сайта Alibaba и других сайтов; бренд внесен в список лучших на сайте Alibaba;
• OOO «Бресе» не является производителем товаров для тату, но продает их под китайским брендом и вводит потребителей в заблуждение;
• факт продажи оборудования для перманентного макияжа подтверждается договором купли-продажи, оформленным до подачи заявки на регистрацию;
• кроме ООО «Бресе», у китайской компании закупали товары и другие российские предприниматели, которым фирма не давала согласие на регистрацию товарного знака; а ООО «Бресе» теперь получило необоснованные преимущества.

В качестве подтверждения были приложены нотариально заверенные скриншоты переписки с российскими предпринимателями в мессенджере WeChat, из которых видно, что компания разрешила использовать свой товарный знак, а также инвойсы.

Но Роспатент отклонил это возражение и оставил регистрацию товарного знака в силе по следующим причинам:

• нет документальных доказательств того, что данный бренд стал популярным на территории РФ и ассоциируется именно с китайским производителем;
• дилерские отношения между китайской компанией и российскими предпринимателями не были оформлены в виде договора или другого документа;
• договоры купли-продажи с российскими предпринимателями заключены в электронной форме; договоры вступают в силу с момента оплаты, в то же время у китайской компании нет никаких документов, подтверждающих оплату (то есть неизвестно, выполнен ли договор);
• в инвойсах указаны китайские адреса покупателей, а не российские; сами документы оформлены после того, как была подана заявка на регистрацию в Роспатент;
• объемы продаж через сайт Алибаба не свидетельствуют о том, что товары китайской компании получили широкое распространение на территории РФ;
• ссылки на блогеров Ютуба, на сайты, рекламные ролики тоже не являются доказательствами, а большинство документов, предоставленных китайской компанией (договоры, инвойсы и другие), вообще не содержат товарный знак «MAST» и имеют более позднюю дату, чем заявка ООО «Бресе».

Как выяснилось в процессе разбирательства, между ООО «Бресе» и китайским производителем был достигнута устная договоренность о том, что российский продавец будет продвигать бренд «MAST» в России, а также было получено устное согласие на регистрацию товарного знака в Роспатенте. А когда он стал популярным, компания Shijiazhuang Dragonhawk Industry потребовала продать ей этот товарный знак.

Тогда российские предприниматели предложили возместить расходы на продвижение китайской продукции, ее сертификацию и регистрацию товарного знака, но поставщик отказался это сделать и подал возражение в ППС (Роспатент).

Из этого примера также можно сделать вывод, что сделки с интеллектуальной собственностью, товарными знаками и патентами, с передачей прав на их использование нельзя заключать в устной форме, так как это может привести к плохим последствиям.

Проверим ваш торговый знак бесплатно

Уже придумали оригинальное название? Давайте проверим его. В нашей компании это бесплатно. Оставьте заявку и специалист свяжется с вами в течение 30 минут.

Бесплатная консультация

Whatsapp Telegram

Важно, чтобы все договоры, инвойсы, накладные были правильно оформлены и официально заверены печатями, в них содержалось описание товара (бренд), приложены документы, подтверждающие оплату. Это и будет являться свидетельством о введении товара в гражданский оборот на территории России, что позволит оспорить регистрацию бренда на другое лицо.

Где есть информация о заявках на товарные знаки

На сайте ФИПС (подразделение Роспатента) в свободном доступе выкладываются сведения о поданных заявках на товарные знаки, а также о зарегистрированных знаках. Любой производитель или другое заинтересованное лицо может отслеживать появление новых заявок, которые нарушают права на его бренд. Однако поиск по заявкам на сайте доступен только в платном режиме.

Крупные международные компании ведут постоянное отслеживание заявок, похожих на их товарные знаки. Обычно они поручают это юридическим фирмам и патентным поверенным, которые от имени оригинального производителя также рассылают возражения против регистрации (оппозиции). Например, компания Apple отслеживает заявки, в которых присутствует графический элемент в виде яблока и оспаривает заявки. Это делается для того, чтобы не произошло «размытия» бренда: если на рынке станет слишком много похожих знаков, то бренд со временем может утратить свою различительную способность и фактически потеряет правовую охрану.

Как подать возражение

Еще на этапе рассмотрения заявки можно использовать процедуру «оппозиции» и подать возражение в Роспатент против регистрации товарного знака. Это возражение приобщается к материалам заявки, а Роспатент направит лицу, подавшему заявку на регистрацию знака, уведомление о поступлении обращения.

Таким образом заинтересованные лица могут повлиять на решение экспертизы. Однако Роспатент может как учесть возражение против заявки на товарный знак и отказать в регистрации, так и проигнорировать его, если сочтет доводы неубедительными.

Такое возражение должно содержать:

• наименование юридического лица, подавшего возражение; его местонахождение;
• ФИО представителя;
• адрес для переписки с Роспатентом; e-mail, номер телефона для связи;
• номер заявки на товарный знак, регистрацию которого нужно прекратить;
• доводы, на которых основано возражение, документы и материалы;
• если документы на иностранном языке – их перевод на русский язык, подписанный переводчиком с приложением документов, которые подтверждают квалификацию переводчика (перевод лучше заверить у нотариуса).

Возражение против заявки на товарный знак можно подать на бумажном носителе непосредственно в ФИПС (Роспатент), приложив к нему флэшку или другой электронный носитель с копиями документов в формате pdf. А можно направить возражение через личный кабинет на сайте Роспатента, подписав электронной подписью (такие кабинеты есть у российских патентных поверенных).

В течение 5 дней Роспатент уведомит о том, принимает он возражение к рассмотрению, или нет (в этом случае будут указаны причины отказа).

Возражение для заявок, которые еще не прошли государственную экспертизу, рассматриваются Роспатентом бесплатно.

Если же нужно оспорить зарегистрированный товарный знак или заявка успела пройти экспертизу, то за возражение нужно будет уплатить государственную пошлину 13 500 рублей. Состав пакета документов при этом такой же. К возражению также нужно приложить копию документа, подтверждающего оплату пошлины. А вместо номера заявки потребуется указать номер государственной регистрации товарного знака.

Кто может подать возражение

Подать возражение против регистрации товарного знака могут:

• российские компании и предприниматели, самостоятельно или через патентных поверенных;
• иностранные компании и предприниматели через российских патентных поверенных;
• иностранные производители через официального дистрибьютора или лицензиата в России, с которым у компании заключен договор (самостоятельно или через патентных поверенных).

Если возражение подает не сама компания, то к нему нужно приложить доверенность на имя представителя – официального дилера или патентного поверенного. Если интересы производителя защищает его партнер, то потребуются также документы, подтверждающие деловые или хозяйственные взаимоотношения между ними (лицензионные договоры, договоры купли-продажи, агентские соглашения сторон, документы об отгрузке товаров со складов, документы, подтверждающие оплату по договору и другие).

Услуги патентного бюро Ezybrand

Патентные поверенные Ezybrand имеют большой опыт по защите прав на интеллектуальную собственность.

Чем мы можем быть полезны для вас:

• Проанализируем вашу ситуацию, оценим, возможно ли аннулирование товарного знака, зарегистрированного на имя другой компании.
• Поможем оформить возражение в Роспатент, Палату по патентным спорам и оплатить государственную пошлину за рассмотрение возражения.
• Нами может быть проведена регистрация бренда под ключ, с полным юридическим сопровождением.
• Отследим подачу новых заявок на регистрацию товарных знаков от конкурентов.
• Проведем мониторинг нарушения прав на ваш бренд в сети Интернет, оформим и отправим досудебную претензию нарушителю.

Рассказываем про интеллектуальные права, кратко освещаем важные новости для бизнеса и делимся результатами своей работы. 👉Подписывайтесь на наш канал в Telegram!